Con sentenza del 16 giugno 2019 pronunciata nella causa T‑307/17, che ha visto contrapposte la ricorrente adidas AG, sostenuta dall’interveniente Marques, contro l’EUIPO e la controinteressata Shoe Branding Europe BVBA, il Tribunale UE ha confermato la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 marzo 2017 (procedimento R 1515/2016-2) che aveva accolto la domanda, promossa dalla Shoe Branding Europe, di nullità del “marchio a tre strisce” di adidas.
L'oggetto del contendere
Il 16 dicembre 2014 la Shoe Branding Europe BVBA aveva proposto davanti all'EUIPO domanda principale di nullità, per carenza di capacità distintiva, contro il marchio depositato da adidas il 18 dicembre 2013 avente ad oggetto il segno figurativo «costituito da tre strisce parallele equidistanti di uguale larghezza, applicate sul prodotto in qualsiasi direzione» e registrato per i prodotti in classe 25 «Abbigliamento; scarpe; cappelleria» il 21 maggio 2014 con il numero 12442166.
La cronistoria dell’iter di nullità davanti all'EUIPO
Con propria decisione del 30 giugno 2016, la Divisione di Annullamento EUIPO aveva accolto la domanda di nullità del marchio di adidas costituito da tre strisce parallele equidistanti, ritenendolo privo di qualsiasi carattere distintivo, sia intrinseco, sia acquisito in seguito all’uso.
Il Board of Appeal, davanti al quale aveva proposto ricorso adidas, in data 7 marzo 2017 aveva confermato la decisione di nullità di primo grado, ritenendo la carenza di carattere distintivo intrinseco e, quanto alla distintività acquisita, la carenza di prova per tutta l’Unione europea.
Da notare che in tale appello adidas non aveva contestato l’assenza di carattere distintivo intrinseco del marchio a tre strisce, ma aveva concentrato la propria tesi sull’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso fatto sul mercato.
Il procedimento davanti al Tribunale UE
Adidas ha quindi promosso ricorso al Tribunale UE contro tale decisione del Board of Appeal, sulla base di un unico motivo consistente sostanzialmente nell’errata valutazione da parte del Board EUIPO delle prove fornite per l’acquisizione del carattere distintivo nel territorio dell’Unione; motivo che però è stato respinto all’esito di un argomentato ragionamento logico-giuridico.
Il ragionamento del Tribunale UE
In primo luogo, il Tribunale ha ricordato che sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo intrinseco e che tale impedimento alla registrazione assoluto trova applicazione anche se esiste solo per una parte dell’Unione.
Tuttavia, se un marchio ha acquisito, per i prodotti rivendicati, un carattere distintivo a seguito dell’uso che ne è stato fatto, allora l’impedimento non ha effetto ed il marchio è considerato valido (secondary meaning).
A tale proposito, il Tribunale ha premesso altresì che, nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità del marchio UE, l’acquisizione di carattere distintivo rileva solo se ne viene provata la maturazione prima della sua registrazione o tra la sua registrazione e la data della domanda di nullità [sentenza del 14 dicembre 2017, bet365 Group/EUIPO – Hansen (BET 365), T‑304/16, EU:C:2017:912, punto 23 e giurisprudenza ivi citata].
Il Tribunale ha ricordato inoltre la funzione primaria di indicatore di origine che il marchio deve assolvere, per cui esso deve essere idoneo ad identificare il prodotto rivendicato come proveniente da un’impresa determinata e, dunque, a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese (sentenze del 4 maggio 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 e C‑109/97, EU:C:1999:230, punto 46, e del 18 giugno 2002, Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, punto 35).
Tale carattere distintivo, intrinseco o acquisito in seguito all’uso, deve essere valutato per tutti i prodotti o servizi rivendicati, con riguardo alla percezione che ne ha il pubblico di riferimento (sentenze del 18 giugno 2002, Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, punti 59 e 63, e del 12 febbraio 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, punti 34 e 75).