Il principio di esaurimento (comunitario) rappresenta quella regola generale dei diritti di proprietà industriale secondo cui, una volta che un bene viene messo in commercio nel territorio comunitario (e dello Spazio Economico Europeo, quindi ad esempio in Norvegia ed Islanda), il titolare di uno o più diritti di proprietà industriale su quel bene specifico perde le relative facoltà di privativa.
Ovviamente, affinchè il principio possa operare, l’immissione del bene in commercio deve avvenire per mano diretta del titolare o con il suo consenso, quindi ad esempio per il tramite di un licenziatario.
Merita subito sottolineare che il titolare non perde in assoluto il proprio diritto di privativa, ma viceversa perde le facoltà esclusive solo con riferimento allo specifico bene immesso in commercio: solo in questo senso il diritto “si esaurisce”.
Un esempio potrà chiarire meglio la questione: il titolare “A” di un marchio che contraddistingue un capo di abbigliamento immette in commercio il capo medesimo, ponendolo in vendita; il capo viene acquistato dal soggetto “B”, che successivamente lo rivende al soggetto “C”. “C” è libero di utilizzare il capo come meglio crede, utilizzandolo o rivendendolo a sua discrezione senza alcuna necessità di licenza od altra autorizzazione da parte del titolare “A”, essendosi le facoltà esclusive di quest’ultimo esaurite con la prima immissione in commercio del bene.
Un secondo esempio più complesso: “A” stipula con “B” un contratto di distribuzione di 1000 capi di abbigliamento, con esclusiva territoriale limitata allo spazio “X”. “B”, in esecuzione del contratto di distribuzione all’interno dello spazio “X”, vende 200 capi al soggetto “C”, che successivamente li pone in rivendita nel diverso spazio limitrofo “Y”, dove opera il soggetto “D” con cui “A” aveva stipulato pari contratto di distribuzione esclusiva per quello spazio. “A” (o “D” se legittimato) potranno impedire al soggetto “C” tale azione concorrente nello spazio “Y”? In base al principio in oggetto la risposta è negativa: il diritto esclusivo di “A” si è appunto “esaurito” nello stesso momento in cui i capi di abbigliamento sono approdati al mercato nello spazio “X”.
Come si può comprendere, il principio agevola le cosiddette “importazioni parallele” – ossia le importazioni di beni all’interno di uno spazio territoriale senza o addirittura contro il consenso del titolare della privativa – soprattutto nel caso in cui la differenza di prezzo applicato per differenti mercati permette l’acquisto in uno spazio e la rivendita in un altro spazio con il percepimento di un margine di guadagno. Tornando all’esempio di cui sopra, se nello spazio “X” ogni singolo capo fosse venduto al dettaglio a 50 euro e nello spazio “Y” a 60 euro, il soggetto “C” potrebbe acquistare nello spazio “X” i capi per un prezzo unitario di 50 euro e poi rivenderli nello spazio “Y” per un prezzo ipotetico di 57 euro, con un margine di guadagno di 7 euro su ogni singolo capo e con un prezzo inferiore di 3 euro rispetto a quello concorrente praticato dal distributore esclusivo “D”, che ovviamente perderebbe la propria competitività sul mercato di competenza.
Il principio si applica all’interno dell’UE e dello SEE sia per le importazioni UE/SEE – UE/SEE, che per le esportazioni UE/SEE – extraUE, mentre non si applica per le importazioni extra UE/SEE – UE/SEE.
Perchè questa limitazione alla privativa industriale?
Per poter dare una concreta risposta alla domanda, è opportuno spiegare meglio la ratio di questo principio e la sua corretta interpretazione.
Normativamente, il principio è espresso, con riferimento alla normativa nazionale, dall’art. 5 del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30):
“Art. 5. Esaurimento
1. Le facolta’ esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprieta’ industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprieta’ industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunita’ europea o dello Spazio economico europeo.
2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica quando sussistano motivi legittimi perche’ il titolare stesso si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi e’ modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.
…omissis…“
Disposizioni analoghe sono previste in ambito comunitario per il marchio comunitario (art. 13 Reg. 207/2009/CE) e per il design comunitario (art. 21 Reg. 6/2002/CE).
Per la proprietà intellettuale la normativa nazionale (Legge sul Diritto d’Autore – L. 633/1941) è variamente formulata ed è comunque più ristretta: si può peraltro ricordare la menzione del principio per il software (art. 64-bis) e per le banche dati(art. 64-quinquies).
Il principio ha trovato l’attuale sbocco normativo dopo una storica costruzione giurisprudenziale in ambito comunitario da parte della Corte di Giustizia, dapprima in relazione alla materia dei marchi e quindi con riferimento a tutta la materia della proprietà industriale ed intellettuale, ovviamente per le materie di competenza della CGCE medesima.
Tra le varie pronunce, si devono ricordare gli storici casi Silhouette (CGCE 16-07-1998, causa 355/96) e Davidoff Levi Strauss (CGCE 20-11-2001, cause riunite 414-415-416/01), fino al recente Google France Louis Vuitton (CGCE 23-03-2010, cause riunite 236-237-238/08).
Il principio in parola esprime una regola tanto semplice nella sua formulazione, quanto complessa nella sua corretta interpretazione ed esecuzione pratica.
Per comprenderne meglio le ragioni e la conseguente portata, si pensi al principio come ad una regola di bilanciamento tra due opposti interessi, parimenti tutelati in ambito comunitario: quello dell’esclusività tipica dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale (ius excludendi omnes alios) da un lato, e quello della libera circolazione dei beni e dei servizi, dall’altro.
Se non esistesse il principio di esaurimento, l’effetto esclusivista dei diritti di proprietà industriale, portato all’eccesso nel suo massimo sfruttamento, potrebbe permettere un completo frazionamento territoriale del mercato comunitario, ad esempio tramite le cosiddette licenze territoriali assolute, a pregiudizio del libero approdo al mercato dei beni e dei servizi tutelati dai diritti di privativa.
Qualora non operasse il principio di esaurimento, il titolare di un marchio, ad esempio, potrebbe impedire che i beni contraddistinti da quella privativa approdassero ad un certo mercato oppure imporre che vi approdassero solo ad un ben specificato prezzo.
Gli effetti sul mercato e sui fruitori di esso, ossia sui consumatori/utenti, sono intuitivi.
Ecco dunque che il principio di esaurimento opera con un’azione calmieratrice dei diritti di esclusiva a tutela del corretto gioco della concorrenza, con quell’effetto tipico di consentire, da un lato, al titolare dei diritti di proprietà industriale di decidere se, quando e come porre sul mercato i prodotti tutelati dalla privativa, ma di fatto impedendo, dall’altro lato, che tale potere si possa esplicare anche nelle successive fasi della catena distributiva, che saranno invece rimesse alle regole che fanno capo al principio della libera circolazione e che sostanzialmente ruotano attorno alla valutazione del rapporto prezzo/quantità/qualità.
Ciò premesso, in che modo i diritti di esclusiva possono comunque ricevere tutela in relazione ai mercati “paralleli”, pur nel rispetto delle regole di concorrenza ?
Gli strumenti a difesa sono essenzialmente contrattuali o commerciali “di fatto”, questi ultimi spesso connessi alle politiche di prezzo o ad altre particolari strategie di marketing (ad esempio attraverso peculiarità nel packaging):
– con gli strumenti contrattuali il titolare potrebbe infatti restringere le facoltà di successiva rivendita da parte del licenziatario o del distributore, sia con riferimento alla tipologia degli acquirenti (all’ingrosso o al dettaglio) sia con riferimento al territorio di destinazione dei prodotti rivenduti, sia con clausole simili; tali strumenti sono peraltro spuntati nel momento in cui il titolare deve attenersi alle stringenti discipline dei Regolamenti comunitari sugli accordi verticali e sui trasferimenti di tecnologia (rispettivamente Reg. 330/2010/CE e 772/2004/CE, oggi 316/2014/CE: vedi nostro post su tale aggiornamento) che impediscono l’adozione di quelle clausole contrattuali specificamente previste nelle cc.dd. Black Lists (art. 4 di entrambi i Regolamenti);
– con le politiche di prezzo o con le altre strategie commerciali “di fatto”, il titolare potrebbe viceversa ipotizzare di controllare i mercati destinatari di un approdo diretto del bene rispetto a quelli destinatari di un approdo a mezzo licenziatari o distributori, ma si ricorda che in ogni caso i predetti Regolamenti vietano qualsiasi clausola che imponga dei prezzi, soprattutto minimi, ovvero che limiti la produzione nel senso indicato dalla citata disciplina comunitaria.
In che modo il cerchio può quindi ottenere una giusta quadratura?
Si ritiene che la quadra possa essere trovare caso per caso, con una giusta commistione di entrambi gli strumenti, giustificando contrattualmente le restrizioni imposte ai licenziatari/distributori (rispettando da un lato le Black Lists, ma potendo comunque aspirare alle esenzioni concorrenziali previste dall’art. 101 n. 3 TFUE) e comunque adottando politiche di prezzo e di garanzia della qualità dei prodotti che prevedano il fenomeno delle importazioni parallele e che siano idonee a combatterle “sul campo” con le dovute strategie di distribuzione e di approdo dei prodotti sul mercato.
Tutto ciò tenendo peraltro conto, infine, della peculiare applicazione del principio con riferimento ad internet ed alla suatipica natura aterritoriale, in quanto, come recentemente stabilito dalla Corte di Giustizia (caso Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, CGCE 13-10-2011, causa 439-09), la Rete non è un mercato territoriale, ma una modalità di vendita e come tale non può essere autorizzata o ristretta come un luogo di stabilimento.
In che modo dunque si può difendere una privativa rispetto ai mercati “paralleli” di internet (ad esempio rispetto a quelle piattaforme di commercio elettronico che operano al di fuori dei canali di distribuzione “ufficiali”) ?
Sono sufficienti gli strumenti contrattuali e le politiche di prezzo?
Oppure si deve ricorrere ad altre tutele preventive?
Qual è quindi quel giusto bilanciamento tra il diritto del titolare della privativa ad ottenere una corretta tutela della propria esclusiva e quello del consumatore a ricevere il miglior prodotto al miglior prezzo?
Pare doversi ulteriormente concludere per l’impossibilità di una risposta aprioristicamente assoluta in un senso piuttosto che nell’altro, in quanto soprattutto nel settore della proprietà industriale/intellettuale e della concorrenza è quanto mai vero che il diritto è una scienza imperfetta che regola con fisiologico ritardo i fenomeni sociali e la loro imperterrita e vorticosa evoluzione.
Pertanto, a maggior ragione con riferimento ad internet ed alle tecniche di vendita in ambito nuove tecnologie, solo l’esame del caso di specie potrà permettere di valutare la reale portata del principio di esaurimento e l’approntamento di quegli strumenti correttivi, sia contrattuali che di strategia commeciale, che siano maggiormente idonei a tutelare il titolare della privativa pur nel rispetto delle regole di concorrenza, soprattutto di natura comunitaria.