Con sentenza 19.9.2013 emessa all’esito della causa n. C-661/11, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sancito il principio per cui il titolare di un marchio oggetto di sfruttamento condiviso con un terzo ha diritto, allorché decida di porre fine a detto sfruttamento, di riaverne l’uso esclusivo.
La questione portata all’attenzione della Corte trae origine dalla controversia promossa dalla società Alfa, che con contratto del 6.6.1990 acquistava il nome “Nathan” da Tizio, pellettiere e proprietario dell’omonima società dichiarata fallita nel 1989.
Ai sensi del citato contratto (da non intendersi in termini di licenza), Tizio conservava per sé la titolarità del nome “Nathan”, da utilizzare nella produzione di borsette, contestualmente garantendo ad Alfa lo sfruttamento esclusivo del medesimo nome per la fabbricazione e la distribuzione di soli piccoli prodotti di pelletteria. A sua volta, Alfa si impegnava ad astenersi dal porre in essere atti di concorrenza sleale in relazione alla fabbricazione ed alla distribuzione di borsette, la cui esclusiva rimaneva per l’appunto in capo a Tizio.
In data 2.5.1995 Tizio cedeva la propria società di borsette a Caio, titolare della società Beta.
Il relativo contratto specificava espressamente che la cessione comprendeva anche il marchio denominativo Benelux “Nathan”, registrato nel 1991 per le classi 18 (articoli di cuoio) e 25 (articoli di abbigliamento e calzature) dell’Accordo di Nizza, nella versione all’epoca vigente.
Tale contratto tra Tizio e Caio/Beta faceva altresì espresso riferimento all’impegno, assunto anni prima dallo stesso Tizio nei confronti di Alfa, a non produrre o commercializzare articoli di piccola pelletteria sotto il nome “Nathan”.
Per effetto di detto accordo ed in conformità allo stesso, Beta iniziava a vendere borsette con il marchio denominativo “Nathan”, raffigurato mediante una lettera “N” allungata in orizzontale.
Condotta analoga era tenuta anche da Alfa, la quale cominciava ad apporre una lettera “N” allungata in orizzontale sui propri prodotti di pelletteria.
In data 14.8.1998 Alfa registrava sia un marchio figurativo Benelux per le classi 18 e 25 dell’Accordo di Nizza, costituito dalla lettera “N” allungata in orizzontale, sia un marchio figurativo Benelux costituito da una versione stilizzata del segno denominativo “Nathan”.
Alfa e Beta intrattenevano tra loro intense relazioni commerciali fino a che, nel maggio del 2005, a seguito del deteriorarsi dei rapporti, si instauravano varie cause tra le due società, da cui originava la questione sottoposta all’attenzione della Corte di Giustizia, avente ad oggetto l’interpretazione da attribuirsi all’art. 5 della direttiva 89/104/CE(1), relativo ai diritti conferiti dal marchio di impresa.
Nel risolvere la questione sottopostale, la Corte ha rilevato che il consenso dato a Beta all’utilizzo di segni identici ai marchi di Alfa per la produzione di borsette e calzature (da non inquadrarsi, come detto, in termini di licenza) determina l’esaurimento del diritto esclusivo – ai sensi dell’art. 7 della citata direttiva (2) – solo con riguardo a quegli esemplari del prodotto che avevano costituito oggetto di una prima immissione in commercio nello Spazio economico europeo ad opera del beneficiario del consenso.
Tuttavia – ha proseguito la Corte – il terzo, che benefici di tale consenso e possa pertanto avvalersi dell’esaurimento del diritto esclusivo per tutti i prodotti che immette in commercio, non può più invocare tale esaurimento una volta che il consenso stesso sia venuto meno.
La Corte ha altresì ribadito la propria costante giurisprudenza, secondo cui la ratio sottesa al riconoscimento del diritto esclusivo derivante dal marchio di impresa consiste nel consentire al titolare di quest’ultimo di tutelare i propri interessi specifici quale titolare del marchio stesso. “L’esercizio di tale diritto deve pertanto essere riservato ai casi in cui l’uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare una delle funzioni del marchio. Fra dette funzioni si annoverano non solo la funzione essenziale del marchio consistente nel garantire ai consumatori l’origine del prodotto o del servizio di cui trattasi, ma anche le altre funzioni…, come quella di garantire la qualità di tale prodotto o servizio, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità”.
Statuiti i suddetti principi, la Corte ha rimesso al giudice del rinvio il compito di accertare se, una volta manifestata da Alfa la volontà di esercitare il proprio diritto esclusivo, Beta abbia o meno fatto uso di segni identici ai marchi della stessa Alfa in assenza di consenso da parte di quest’ultima e, se del caso, valutare se tale uso pregiudichi o possa pregiudicare una delle funzioni tipiche di detti marchi.
Sulla base di dette argomentazioni la Corte ha quindi dichiarato che l’art. 5 della direttiva 89/104/CE vieta che un titolare di marchi, il quale, nell’ambito di uno sfruttamento condiviso con un terzo, abbia consentito a quest’ultimo l’uso di segni identici ai suoi marchi per alcuni dei prodotti rientranti nelle classi per cui tali marchi sono registrati, possa – una volta revocato tale consenso – essere privato sia della possibilità di opporre a tale terzo il diritto esclusivo derivantegli dai marchi, sia della possibilità di esercitare tale diritto esclusivo per prodotti identici a quelli del terzo.
Per maggiori approfondimenti sulle tematiche trattate, si rimanda al testo integrale della sentenza 19.09.2013 emessa dalla Corte di Giustizia nella causa C-661/11 (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=141764&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=106717).
(1) Per la disamina dell’articolo in questione e degli altri articoli citati nella sentenza (artt. da 6 a 8) si veda il testo della direttiva 89/104/CE (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0104:it:HTML). Si precisa che detta direttiva è stata abrogata dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22.10.2008, entrata in vigore il 28.11.2008. Tuttavia il procedimento in questione resta disciplinato ratione temporis dalla direttiva 89/104/CE.
(2) Sul principio di esaurimento comunitario si veda http://www.cervato.it/il-principio-di-esaurimento-comunitario/.