Quanto costa registrare un marchio

Per capire quanto costa registrare (e rinnovare) un marchio, bisogna ricordare che il marchio registrato è un diritto di proprietà industriale che ha natura:

• territoriale: il marchio è registrato e rinnovato presso un Registro Marchi territoriale e ha efficacia presso il territorio (Paese o Unione) di competenza di quel Registro;

• speciale: il marchio è registrato per categorie di prodotti e/o servizi identificati in classi internazionali, in particolare nella Classificazione di Nizza, le quali vengono rivendicate nella domanda di registrazione.

Sacchetti di prodotti a marchio

Tenendo a mente tale natura, il costo per la registrazione del marchio è rappresentato, in primo luogo, dalle tasse di deposito / registrazione e di rinnovo richieste dagli Uffici Marchi, le quali variano, appunto, da territorio a territorio ("territorialità") e dal numero di classi ("specialità"), oltre che da un'altra serie di fattori ("costi ufficiali").

Laddove la parte richiedente volesse affidarsi ad un professionista abilitato (Consulente Marchi o Avvocato), dovrebbe poi prendere in considerazione anche gli onorari e le altre competenze per tale assistenza e rappresentanza professionale ("costi professionali").

Vediamo insieme tali componenti di costo.

Costi ufficiali: le tasse degli Uffici

I costi ufficiali variano in base alle tipologie territoriali di marchio.

Analizziamo quattro categorie di marchi:

• nazionale italiano (UIBM)

• dell'Unione Europea (EUIPO)

• internazionale (WIPO)

• nazionale estero.

Marchio italiano

Registro: Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con sede a Roma (Italia)

Il marchio nazionale italiano è depositato e registrato presso l'Ufficio UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Vale in tutta l'Italia e, grazie ad una convenzione di amicizia, anche a San Marino.

Per il deposito di una nuova domanda di registrazione di marchio individuale, il marchio italiano (UIBM) è soggetto ad un costo ufficiale che è composto da una combinazione di voci:

• tassa di registrazione: euro 101,00, comprensiva della prima classe merceologica

• tassa aggiuntiva per ogni classe in più rispetto alla prima: euro 34,00 per classe

Per il rinnovo decennale:

• tassa di rinnovo: euro 67,00, comprensiva della prima classe merceologica

• tassa aggiuntiva per ogni classe in più rispetto alla prima: euro 34,00 per classe

Sia per la prima registrazione, che per il rinnovo:

• imposta di bollo:

  • euro 48,00 per il caso di deposito online

  • euro 16,00 (ogni 4 pagine) per il caso di deposito cartaceo

• tassa incarico: euro 34,00 per il caso di deposito tramite Consulente/Avvocato nominato con lettera di incarico, a meno che non si richiami una lettera di incarico già presentata presso l'Ufficio.

Pertanto, a titolo esemplificativo il deposito di una domanda di registrazione di marchio italiano presentato online tramite un professionista abilitato (Consulente Marchi o Avvocato), per una classe merceologica, ha un costo a titolo di tasse e imposta di bollo di euro 183,00.

Il costo di un rinnovo, svolto in analoga maniera, è di euro 149,00.

Per i marchi collettivi o di certificazione sono previsti altri costi.

Per alcuni soggetti (ad esempio per le società sportive dilettantistiche, nonché per gli enti del terzo settore - ETS iscritti al RUNTS) le tasse di registrazione sono esentate.

Per ogni informazione in più, consulta https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/tasse-e-tariffe/costi-marchi

Marchio dell'Unione Europea

Registro: European Union Intellectual Property Office (EUIPO), Ufficio della proprietà intellettuale dell'Unione Europea con sede ad Alicante (Spagna)

Il Marchio dell'Unione Europea (MUE), già denominato marchio comunitario, è depositato e registrato presso l'Ufficio EUIPO (già denominato UAMI o OHIM), Ufficio della proprietà intellettuale dell'Unione Europea con sede ad Alicante (Spagna).

Vale in tutta l'Unione Europea come marchio unitario e produce effetti verso tutti i Paesi Membri, Italia compresa.

Per il deposito di una nuova domanda di registrazione di marchio individuale, il marchio dell'Unione Europea (EUIPO) è soggetto ad un costo ufficiale che dipende dal numero di classi rivendicate:

• tassa di base: euro 850,00, comprensiva della prima classe merceologica (per il deposito online: per il deposito cartaceo la tassa è di euro 1.000,00)

• tassa seconda classe: euro 50,00 per la designazione della seconda classe merceologica

• tassa supplementare dalla terza classe in poi: euro 150,00 per ciascuna classe in più dalla terza in poi.

Per i marchi collettivi o di certificazione sono previsti altri costi.

Il rinnovo è soggetto agli stessi costi.

Per ogni informazione in più, consulta https://www.euipo.europa.eu/it/trade-marks/before-applying/fees-payments

Marchio internazionale

Registro: World Intellectual Property Organization (WIPO) con sede a Ginevra (Svizzera)

Il marchio internazionale è l'esito di una procedura che permette, tramite una domanda internazionale unica depositata presso l'Ufficio WIPO (World Intellectual Property Organization) / OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale), che si fondi su un marchio "base" territoriale (nazionale o unionale), di designare uno o più territori (Paesi o Unioni) appartenenti al Sistema di Madrid, costituendo un "fascio" di marchi nazionali.

Considerato che tali territori possono essere designati sia con la prima domanda, che con designazione successiva, il costo ufficiale di un marchio internazionale può variare molto e la sua preventivazione è frutto di un calcolo complesso.

I costi si pagano in franchi svizzeri (CHF).

Ciò premesso, in linea generale i costi ufficiali di un marchio internazionale sono composti da:

• tassa del marchio di base: dipende dal marchio che viene invocato quale "base" per la domanda internazionale. Ad esempio:

  • in caso di marchio base italiano: euro 135,00 per tassa marchio "base" UIBM + euro 16,00 per imposta di bollo (+ eventuali ulteriori costi per il caso di incarico di professionista: euro 34,00 per tassa incarico + euro 16,00 per imposta di bollo su incarico)

  • in caso di marchio base UE: euro 300,00 per tassa marchio "base" EUIPO

• tassa di base internazionale: CHF 653,00 (se il marchio rivendica un colore il costo aumenta)

• tassa territori designati: dipende dai territori designati e dal numero di classi.

• tassa di designazione successiva: dipende dai territori designati e dal numero di classi;

• tassa seconda parte: per alcuni Paesi è richiesta una seconda tassa (ad es. Giappone).

  
  

I costi di rinnovo dipendono dalla situazione in cui si trova il marchio internazionale al momento del rinnovo.

Dopo la designazione, il marchio internazionale segue infatti le procedure di registrazione presso ciascun Registro dei territori designati, per cui è possibile che per qualche Registro esso non approdi alla registrazione, per qualcun altro vi approdi con un numero di classi inferiore, per altri infine vi approdi integralmente.

È inoltre possibile che, dopo la prima domanda internazionale, siano aggiunti territori con una designazione successiva, così come alcuni possono essere rinunciati.

WIPO mette a disposizione un calcolatore ufficiale: https://madrid.wipo.int/feecalcapp/

Marchio nazionale estero

Registro: Paese o Unione di riferimento del territorio prescelto

Ogni altro Paese o Unione (come ad esempio l'African Intellectual Property Organization: OAPI) hanno un proprio Registro di proprietà industriale, il quale permette la registrazione di marchi territoriali (nazionali o unionali) secondo i propri costi di deposito / registrazione e rinnovo.

Per alcuni Paesi sono previsti adempimenti ulteriori: ad esempio gli Stati Uniti richiedono, tra il 5°/6° anno e tra il 9°/10° anno successivi alla registrazione e per ciascun periodo decennale successivo di depositare una domanda combinata di rinnovo e dichiarazione d'uso oppure di non uso scusabile.

Per i costi di ciascun Ufficio bisogna riferirsi alla normativa di riferimento e, opportunamente, ad un corrispondente locale abilitato ad operare presso detto Registro estero.

Costi professionali: onorari ed altre competenze

Assistenza e rappresentanza professionale

I costi sopra descritti si riferiscono a tasse ed ogni altro costo ufficiale richiesto dagli Uffici per la procedura di registrazione e/o rinnovo del marchio.

In molti casi la parte può procedere autonomamente davanti all'Ufficio e quindi i costi si limiteranno tendenzialmente ai costi ufficiali.

Ad esempio, per quanto riguarda il marchio nazionale italiano e dell'Unione Europea, se la parte richiedente è stabilita in Unione Europea, essa può procedere autonomamente davanti all'Ufficio e non è necessario si faccia rappresentare da un professionista (viceversa richiesto obbligatoriamente per il caso di stabilimento extra UE).

Per quanto riguarda il marchio internazionale, la parte può procedere autonomamente.

Per ciascun altro marchio, si deve fare riferimento alla rispettiva disciplina applicabile.

Farsi rappresentare da un professionista non è quindi sempre necessario, ma affidarsi ad un professionista abilitato è importante - ed in alcun casi essenziale - per tutelare al meglio il proprio diritto.

Nel caso in cui la parte volesse affidarsi ad un professionista, bisogna dunque tenere conto anche dei costi per l'assistenza e la rappresentanza professionale da parte di tale professionista ("costo professionale").

A tale proposito, si deve ricordare che per l'Italia sono abilitati a rappresentare professionalmente la parte davanti all'Ufficio per cui hanno abilitazione (UIBM, EUIPO, WIPO) unicamente i Consulenti in Proprietà Industriale (Consulenti Marchi) e gli Avvocati, ai sensi dell'art. 201 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005).

Le tariffe per onorari, compensi ed ogni altra competenza professionale possono variare a seconda del tipo di marchio e del tipo di assistenza che viene richiesta.

In alcuni casi, ad esempio, prima del deposito della domanda di registrazione potrebbe essere richiesta una ricerca di anteriorità per identità o similitudine, onde cercare di prevenire opposizioni oppure rilievi da parte degli Uffici (office action).

Inoltre, l'individuazione delle classi non è sempre facile in relazione alle categorie di prodotti e/o servizi per cui usare il marchio, in quanto le classi si possono sempre limitare o rinunciare, ma mai estendere (in caso di aggiunta di classi o di prodotti/servizi non indicati originariamente, bisogna depositare una nuova domanda), cosicché al momento della prima rivendicazione delle classi è opportuno effettuare una stima prospettica.

In altri casi è opportuna una consulenza preliminare complessiva, sia perché il deposito del marchio è fondamentale per la riuscita del business, sia perché quel deposito potrebbe celare vertenze passate, attuali o future, ad esempio tra soci o tra concorrenti, che potrebbero sfociare in cause giudiziarie, per cui un'analisi complessiva e preliminare dello stato attuale del diritto da parte di un professionista esperto è un ottimo viatico per inquadrare al meglio la questione fin dall'inizio e cercare di prevenire vertenze.

Prima di procedere con un professionista abilitato (Consulente Marchi o Avvocato), è sempre opportuno richiedere un preventivo dei costi di massima, sia per i costi ufficiali a titolo di tasse ed imposte, che per quelli professionali a titolo di onorari ed assimilati, ricordando che questi ultimi sono soggetti agli "accessori" di tariffa e di legge, come tali le eventuali contribuzioni previdenziali, che ad esempio per l'avvocato sono pari al 4% dell'imponibile (CPA) e l'IVA all'aliquota del 22%, salvo che la parte vi sia esclusa (ad es. società estera esclusa IVA o società italiana che svolge dichiarazione di intento).

Office action, opposizioni ed altre vicende

Infine, bisogna ricordare che il deposito di una domanda di marchio potrebbe incontrare vicende che rallentino, sospendano o interrompano il processo di registrazione.

In relazione al tipo di marchio in considerazione, le domande di marchio sono infatti soggette ad eventuali rilievi da parte degli Uffici (office action), che dipendono dalla disciplina applicabile e possono riguardare ad esempio:

• l'idoneità del segno ad essere registrato come marchio

• la capacità distintiva del marchio

• la liceità e/o conformità all'ordine pubblico ed al buon costume del marchio

• in alcuni casi, il rapporto con altri diritti tra cui le denominazioni di origine

In caso di office action, la parte deve rispondere al rilievo entro il termine concesso dall'Ufficio, in difetto la sua domanda potrebbe essere rifiutata o limitata.

Per alcuni requisiti del marchio, in particolare per quello della novità, soggetti terzi che vantino diritti anteriori potrebbero poi presentare opposizione entro un determinato periodo che decorre dalla pubblicazione della domanda di registrazione (3 mesi, per i marchi italiani e dell'Unione Europea) o dalla registrazione (di volta in volta indicato dalla disciplina rispettivamente applicabile per gli altri marchi).

Generalmente, le opposizioni trovano definizione o in un accordo tra le parti, ad esempio di limitazione delle classi rivendicate o di coesistenza dei marchi, o nella decisione assunta dalle divisioni di opposizione a definizione del procedimento.

Altre vicende possono interessare particolari marchi, ad esempio quello internazionale in relazione all'individuazione delle classi o di singoli prodotti o servizi, piuttosto che in relazione ai rilievi o alle opposizioni sollevate in uno o più dei territori designati.

Ovviamente, si devono infine considerare le eventuali vicende giudiziarie, attive e passive, che un marchio registrato potrebbe comportare, in quanto il deposito di un nuovo diritto potrebbe interferire con diritti di terzi e ciò potrebbe rilevare non solo sul piano amministrativo della procedura di registrazione, ma anche sul piano sostanziale dei rapporti sociali, societari, commerciali e simili.

Tutte queste vicende sono difficilmente preventivabili, ma devono essere prese in considerazione al momento dell'avvio della procedura di registrazione del marchio.

Hai esigenza di maggiori informazioni?

Il nostro Studio impronta la propria attività ultra ventennale al principio della trasparenza, per cui la chiarezza economica e finanziaria è fondamentale nel rapporto con il cliente.

Questo articolo mira a tale scopo.

Se ci fossero ulteriori esigenze informative, il nostro Studio è in ogni caso disponibile a formulare un preventivo gratuito.

Consulta la nostra pagina dedicata cliccando il tasto qui sotto

Chiedi un Preventivo Marchio