La riforma del Marchio UE

Oggi 23 marzo 2016 entra in vigore il Regolamento UE 2015/2424 del 16 dicembre 2015, con cui viene riformato il Regolamento UE 2009/207 sul marchio comunitario (clicca qui per leggerlo).

Alcune modifiche sono "denominative" ed intervengono appunto sulle nuove denominazioni sia del marchio, che dell'Ufficio comunitario ad esso deputato:

• il marchio comunitario diviene "marchio dell'Unione Europea" o più semplicemente marchio UE;

• l'UAMI diviene "EUIPO", Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale.

Altre modifiche sono sostanziali e riguardano gli importi ed i sistemi delle tasse, per cui mutano sia il metodo di calcolo che gli importi:

• per quanto riguarda le tasse di deposito si passa al sistema "una classe - una tassa", per cui viene abbandonato il passato sistema che prevedeva un importo forfettario di euro 900 fino a tre classi (dalla quarta classe in poi euro 150/classe), per abbracciare un sistema che prevede un importo di base per la prima classe di 850 euro, per la seconda di 50 euro, dalla terza in poi di euro 150 per ciascuna classe aggiuntiva (importi validi per depositi elettronici);

• cambiano le tasse di rinnovo, i cui importi si allineano a quelli delle tasse di deposito;

• cambiano le tasse di opposizione (320 euro) e di ricorso (720 euro);

• cambiano molti altri importi richiesti quali tasse per le varie attività presso l'Ufficio.

Una riforma molto importante riguarda l'onere di dichiarazione analitica dei prodotti e servizi da rivendicarsi con il marchio, per cui viene codificata a livello normativo la prassi già introdotta a seguito della sentenza IP TRANSLATOR.

Il nuovo art. 28 RMUE prevede infatti che "I titolari di marchi UE di cui è stata chiesta la registrazione prima del 22 giugno 2012, registrati in relazione all'intero titolo di una classe della classificazione di Nizza, possono dichiarare che alla data del deposito la loro intenzione era di ottenere la protezione di altri prodotti o servizi oltre quelli coperti dal significato letterale deltitolo della classe, purché i prodotti o i servizi designati in tal modo figurino nell'elenco alfabetico della classe della classificazione di Nizza, nell'edizione in vigore alla data di deposito. La dichiarazione è presentata all'Ufficio entro il 24 settembre 2016, e indica in modo chiaro, preciso e specifico i prodotti e i servizi, diversi da quelli espressamente coperti dal significato letterale del titolo della classe, che il titolare aveva in origine intenzione di proteggere. L'Ufficio adotta le misure opportune per modificare conformemente il registro. La possibilità di effettuare una dichiarazione in conformità del primo comma del presente paragrafo lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 15, dell'articolo 42, paragrafo 2, dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 57, paragrafo 2. I marchi UE per i quali la dichiarazione non è presentata entro il termine di cui al secondo comma si considerano, a decorrere dalla scadenza di detto termine, comprensivi unicamente dei prodotti o dei servizi chiaramente coperti dal significato letterale delle indicazioni che figurano nel titolo della pertinente classe."

La Comunicazione n. 1/2016 del Presidente dell’Ufficio dell' 8 febbraio 2016 ha chiarito ancora meglio gli adempimenti necessari per espletare tale onere entro il 24 settembre 2016 (clicca qui per leggerla).

Altre modifiche introdotte dalla riforma si possono consultare sul sito dell'EUIPO (clicca qui) e per sintesi si espongo a seguire.

Modifiche inerenti la procedura d'esame per la concessione del marchio:

• è stata eliminata la possibilità di depositare domande di marchio UE attraverso gli uffici nazionali;

• è introdotta la possibilità di ricevere relazioni di ricerca UE e lettere di sorveglianza;

• è stato chiarito l'impatto della decadenza di un marchio anteriore sul quale si basa una rivendicazione di priorità, che ora dipenderà dalla data di decorrenza della decadenza;

• è stata codificata la prassi attuale per quanto concerne il periodo per la presentazione delle osservazioni espresse da terzi, cioè prima della scadenza del termine di opposizione o, qualora sia stata fatta opposizione al marchio, prima dell'adozione della decisione finale sull'opposizione;

• l'Ufficio ha il diritto di riaprire l'esame degli impedimenti assoluti di propria iniziativa in qualsiasi momento prima della registrazione;

Modifiche inerenti gli impedimenti assoluti alla registrazione:

• i segni funzionali (ad esempio, colore o suono) sono soggetti agli stessi divieti applicati ai marchi definiti da forme;

• sono chiariti i divieti relativi alle denominazioni d'origine protette (DOP), alle indicazioni geografiche protette (IGP) e ad altri titoli di proprietà intellettuale;

• è possibile rendere una dichiarazione di rinuncia ai diritti esclusivi in relazione agli elementi non distintivi dei marchi per evitare dubbi circa l'estensione della protezione è stata eliminata;

• è stata codificata la prassi attuale in materia di procedure di nullità sulla base di impedimenti assoluti, limitandone l'esame alle argomentazioni e ai motivi presentati dalle parti.

Modifiche inerenti le procedure di opposizione ed annullamento:

• per le procedure di opposizione contro le registrazioni internazionali che designano l'UE, il periodo di opposizione decorre ora un mese dopo la data di pubblicazione;

• i tribunali dei marchi UE non potranno procedere all'esame delle domande riconvenzionali fintantoché la parte interessata o il tribunale non abbiano informato l'Ufficio della data in cui la domanda riconvenzionale è stata presentata;

• l'EUIPO deve informare il tribunale dei marchi UE in merito a eventuali precedenti domande di decadenza o di dichiarazione di nullità presentate dinanzi a sé.

Modifiche inerenti gli impedimenti relativi alla registrazione:

• è introdotto un nuovo motivo di opposizione e annullamento sulla base delle denominazioni d'origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP);

• per la presentazione della prova d'uso la data di riferimento sarà ora la data del deposito o la data di priorità della domanda di marchio UE contestata anziché la data della sua pubblicazione.

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