Marchio di forma: perché una borsa è pur sempre una borsa


Tanto a livello nazionale (Codice della Proprietà Industriale, D. L.vo 10 febbraio 2005, n 30) quanto comunitario (Regolamento CE 26 febbraio 2009, n. 207) è prevista la possibilità di registrare la forma di un prodotto o della sua confezione quale marchio.

IL CARATTERE DISTINTIVO

Le norme stabiliscono che la forma (del prodotto o della confezione) è suscettibile di valida registrazione quale marchio se è atta a distinguere il prodotto di un’impresa rispetto a quello di altre: in ciò si sostanzia il requisito fondamentale della capacità distintiva del marchio.

La valutazione del carattere distintivo di una forma avviene sostanzialmente allo stesso modo di altri segni (ad es. verbali, figurativi) e sempre muovendo secondo due riferimenti:

i prodotti o servizi contraddistinti dal segno e quindi interessati dalla registrazione; il consumatore mediamente informato, ragionevole ed avveduto. Come tutti i segni, anche le forme (di prodotti o confezioni) devono rispettare il generale principio dell’estraneità del segno rispetto al prodotto (pur se temperato): la forma dovrà essere concettualmente diversa, estrinseca rispetto al prodotto e per ciò sarà astrattamente idonea ad indicarne la provenienza da una determinata impresa.

IMPEDIMENTI SPECIFICI

Per le forme (di prodotti e confezioni) vigono anche impedimenti specifici alla registrazione: infatti, le forme imposte dalla natura stessa del prodotto, necessitate dall’ottenimento di un risultato tecnico, o che attribuiscono un valore sostanziale al prodotto stesso non sono suscettibili di registrazione.

Appare quindi difficoltoso riuscire a provare il carattere distintivo della forma di un prodotto o di una confezione ai fini della sua registrazione quale marchio.

Si consideri infatti che il marchio è l’unica privativa industriale che, a differenza del brevetto, del modello di utilità (solo per taluni Paesi) e del design, attribuisce un diritto esclusivo potenzialmente infinito: il marchio una volta registrato ha validità decennale ed è rinnovabile senza alcun limite temporale.

Il Legislatore, comunitario e nazionale, ha quindi posto i predetti specifici impedimenti alla registrabilità di forme (di prodotti e confezioni) al fine di evitare l’insorgenza di situazioni monopolistiche e perpetue nel campo delle soluzioni tecniche, funzionali ed estetiche.

Si noti che detti impedimenti, qualora riscontrati, non sono superabili. A nulla vale provare che il segno (la forma) possa aver acquisito un proprio carattere distintivo in conseguenza dell’uso invalso nel tempo tra i consumatori (principio del secondary meaning).

A livello giurisprudenziale è stato assunto un orientamento pressoché compatto e che potrebbe riassumersi a livello generale evidenziando l’esigenza, la necessità che una forma per essere considerata distintiva debba essere significativamente discostata da quella normalmente richiesta o comunque connaturata al prodotto stesso.

Il Tribunale dell’Unione Europea ha in tal senso motivato parte delle sentenze di rigetto nei confronti delle richieste di una nota società leader nella produzione di borse che aveva visto respingere la propria domanda di registrazione presentata per due marchi comunitari tridimensionali aventi ad oggetto l’uno una borsa (priva di un meccanismo di chiusura) e l’altro una borsetta (con manici privi di soluzione di continuità rispetto al corpo della borsa) entrambe a trama intrecciata.

Più specificamente il Tribunale per giungere alle proprie conclusioni ha esaminato – tra l’altro – se “la forma di borsetta della quale è chiesta la registrazione si discosti in maniera significativa, a motivo, in particolare, della posizione dei suoi manici (e nel secondo procedimento “ricorda quella di una sporta della spesa e la borsetta non è dotata di un dispositivo di chiusura”), dalla norma o dagli usi del settore e, di conseguenza, consenta al consumatore d’individuare una borsa o una borsetta corrispondente a quella riprodotta nel marchio richiesto come proveniente da un’impresa determinata, e pertanto di distinguerla da borse e borsette provenienti da altre imprese”.

Il giudizio ha stabilito che quelle forme di borsa e borsetta non sono registrabili in quanto non si discostano significativamente dalla norma e dagli usi del settore e non assolvono nemmeno la funzione precipua di un marchio di indicare la provenienza e l’origine del prodotto.

Nella sostanza, la particolare posizione dei manici della borsetta da un lato e la mancanza di un elemento di chiusura della borsa dall’altro consisterebbero in “semplici varianti” di una comune borsa e non sarebbero invece elementi sufficienti a personalizzare i prodotti al punto da ricondurlo precisamente ad un’impresa.

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